Das BPatG hat sich mit der Frage befasst, ob das Wort „OUI“ als Marke für Bekleidungsstücke verstanden wird, oder bloß als werbende Aussage zu verstehen ist, ohne dass es als Herkunftshinweis verstanden wird. Um das Ergebnis des BPatG vorwegzunehmen: der Marke fehle für die eingetragenen Waren (Bekleidungsstücke) jegliche Unterscheidungskraft. Hierzu führt es aus:
„die Bedeutung des vom inländischen Durchschnittsverbraucher mit „ja“ übersetzten Markenworts „OUI“, das durch sprachliche Einkleidung einen auf die Waren bezogenen Zusammenhang zum französischen Kulturkreis herstelle, erschöpfe sich im Kontext der Bewerbung von Modeartikeln in einer werbemäßigen Ansprache, indem es die Aufmerksamkeit der Kunden durch beifälliges Wohlwollen zu gewinnen und zu binden suche.“
(Beschl. v. 9.12.2014 – 27 W [pat] 24/14, BeckRS 2015, 15283)
Der BGH hat dem, im Zuge einer Rechtsbeschwerde, widersprochen. Er ist der Meinung,
„entgegen der Annahme des BPatG wird der durch die Bezeichnung von Bekleidungsstücken angesprochene normal informierte, angemessen aufmerksame und verständige inländische Durchschnittsverbraucher die Bezeichnung „OUI“ nicht stets nur als Werbeaussage ohne Unterscheidungskraft verstehen.“ (BGH, Beschl. v. 31.5.2016 – I ZB 39/15, GRUR 2016, 934)
Unterscheidungsfähigkeit einer Marke
Das wirft die Frage auf, welche Anforderungen an die Unterscheidungsfähigkeit und damit Eintragungsfähigkeit einer Marke gestellt sind. Da nur das Fehlen jeglicher Unterscheidungskraft ein Eintragungshindernis darstellt, will der BGH einen großzügigen Maßstab anlegen, was bedeutet, dass jede noch so geringe Unterscheidungskraft genügen soll, um eintragungsfähig zu sein (BGH GRUR 2015, 581 Rn.9).
Problematisch wird es allerdings, wenn Wörter, welche als allgemeine Kaufanforderungen gesehen werden können, als Marke verwendet und ggf. eingetragen werden. So stellt sich die Frage, ob Wörter wie „OUI“, „CHANGE“ oder „ADVANTAGE“ den Ausschlussgründen einer Eintragung gemäß § 8 Abs. 2 Marken unterliegen. Die Problematik bei diesen Wörtern liegt darin, dass sie auch als fremdsprachliche Begriffe Teil unseres täglichen Sprachgebrauchs sind. Aufgrund dessen könnten sie als
„Zeichen oder Angaben […], die im allgemeinen Sprachgebrauch oder in den redlichen und ständigen Verkehrsgepflogenheiten zur Bezeichnung der Waren oder Dienstleistungen üblich geworden sind“ (§ 8 Abs. 2 Nr. 3 MarkenG)
der Markeneintragung entgegenstehen. Hierzu haben sich sowohl das BPatG als auch der BGH bereits in mehreren Fällen geäußert.
„Change“
Nach Auffassung des BPatG beinhalte das Wort Change, als Marke eines Zigarettenproduzentens, die Werbeintention, den Konsumenten zu einem – der wörtlichen Übersetzung entsprechend – Wechsel der Marke, zu bewegen. Dieser Auffassung entgegnete der BGH, die Verwendung des Wortes Change impliziere, ohne etwaige Zusätze wie change to, nicht den Aufruf zu einem Markenwechsel. Darüber hinaus sei ein Freihaltungsbedürfnis des Wortes für die betreffende Warengruppe nicht gegeben, da das Wort in dieser Funktion keinen werbenden Charakter bezüglich der Eigenschaften des Produktes beinhalte, was andere Mitbewerber ebenfalls häufig benutzen würden. (Hierzu: BGH, GRUR 1998, 813)
„Advantage“
Das BPatG hat die Eintragungsfähigkeit des Wortes „Advantage“ hingegen bejaht. Es sei davon auszugehen, „[…] dass der Verkehr, soweit er dem Begriff „ADVANTAGE“ in Alleinstellung, also nicht als Bestandteil einer Wortkombination oder gar eines Satzes, begegnet, hierin kein Werbeschlagwort allgemeiner Art, sondern einen Hinweis auf die betriebliche Herkunft der mit ihm gekennzeichneten Waren oder Dienstleistungen erblicken wird.“ (BPatG, Beschluss vom 26.04.2005 – Aktenzeichen 27 W 255/03, BeckRS 2009, 03756)
Die Markenstelle des DPMA hatte die Eintragung zuvor abgelehnt, da das Wort im inländischen Geschäftsverkehr sowohl als Teil des englischen Grundwortschatzes, als auch als in die deutsche Sprache als „Vorteil“ aufgenommener Begriff, geläufig. Es bestehe daher keine Unterscheidungsfähigkeit.
Fazit:
Die Rechtsprechung ist im Markenrecht oft uneinheitlich. Es kommt vor allem in Hinblick auf Markeneintragungen auf den Einzelfall an. Selbst wenn eine Marke in der Vergangenheit einmal eingetragen wurde, kann sie unter bestimmten Voraussetzungen wegen fehlender Unterscheidungskraft wieder gelöscht werden. Daher sollte von vornherein lieber ein wenig „mehr Phantasie“ bei der Entwicklung einer Marke eingesetzt werden, um einer eventuellen nachträglichen Markenlöschung zu entgehen.
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